Löschungsverfahren im französischen Markenrecht: Wurde die Marke „TREETS“ rechtsmissbräuchlich angemeldet?
In einer Entscheidung vom 20.12.2023 entschied das zuständige Gericht von Paris, dass die Markenanmeldung "TREETS" (das Markenzeichen, unter dem die heute berühmten „M&M's“ in den 80er Jahren vermarktet wurden) keine bösgläubige Anmeldung mit Hinblick auf die ehemaligen „M&M’s“-Marken darstelle und auch kein täuschendes Zeichen sei, um mit Schokolade und Zucker überzogene Erdnüsse zu bezeichnen, die in einer gelben Verpackung vermarktet werden.
In den 80er Jahren wurden „M&M's“ unter dem Markennamen "TREETS" von der Firmengruppe Mars-Wrigleys vermarktet, damals schon in der gelben Verpackung. 1986 entschied sich die Gruppe jedoch, die Marke "TREETS" zugunsten der neuen Marke „M&M's“ aufzugeben, unter der die Erdnuss-Bonbons berühmt geworden sind.
Im Jahr 2017 forderte das deutsche Unternehmen Piasten, das das Zeichen "TREETS" selbst für den Vertrieb von Süßigkeiten verwenden wollte, Mars-Wrigley auf, verschiedene "TREETS"-Marken zurückzuziehen, was Mars-Wrigley zumindest für einige der betroffenen Marken getan hat.
Sobald die vorherigen Marken von ihrer Inhaberin gelöscht worden war, meldete das deutsche Unternehmen seinerseits eine internationale Marke "TREETS" in Klasse 30 an. Im Januar 2018 startete das Unternehmen dann unter dem Zeichen "TREETS" die Vermarktung unterschiedlicher Süßigkeiten, darunter Erdnüsse, die mit Schokolade und Zucker überzogen sind, wobei die französische Firma Lutti den Vertrieb in Frankreich übernahm. Bei dieser Gelegenheit wurde in Frankreich in mehreren Presseartikeln das "große Comeback der TREETS aus den 80er Jahren" durch die Fa. Lutti erwähnt.
Mars-Wrigley fühlte sich dadurch in ihren Rechten verletzt und ging gegen die Anmeldung der Marke "TREETS" durch die deutsche Firma Piasten und die Vermarktung von Süßigkeiten auf Erdnussbasis durch die Firma Lutti vor, insbesondere aufgrund der fast identischen Verpackung (die berühmte gelbe Bonbontüte).
Nach längeren Verhandlungen zwischen den Parteien, die allerdings erfolglos blieben, erhob Mars-Wrigley vor dem Pariser Gericht eine Löschungsklage gegen die Marke "TREETS", die aus ihrer Sicht bösgläubig angemeldet wurde und das Publikum außerdem über die Herkunft der Waren täuschen würde.
Wurde die Marke "TREETS" bösgläubig im Hinblick auf die Rechte von Mars-Wrigley eingetragen?
Die erste Frage, die sich in dieser Angelegenheit stellte, war, ob die neue Marke "TREETS" der Firma Piasten die Rechte der ehemaligen Inhaberin Mars-Wrigley verletzte, die die Nutzung der Marke von sich aus zugunsten des Zeichens „M&M's“ eingestellt hatte.
Mars-Wrigley machte geltend, dass die Anmeldung der Marke "TREETS" durch Piasten für den Vertrieb von mit Schokolade und Zucker überzogenen Erdnüssen in einer gelben Bonbontüte, die der Verpackungen der Süßigkeiten von Mars-Wrigley aus den 80er Jahren stark ähnelt, rechtsmissbräuchlich sei, da Piasten somit versuchen würden, den Bekanntheitsgrad ihrer vorherigen Marken auszunutzen.
Dieses Argument wurde vom Pariser Gericht jedoch zurückgewiesen: In seinem Urteil vom 20.12.2023 vertritt das Gericht die Ansicht, dass parasitäres Ausnutzen einer vorherigen Marken nur dann möglich sei, wenn diese Marken auch einen gewissen Bekanntheitsgrad genieße. Selbst wenn unbestreitbar sei, dass die aktuellen Erdnuss-Bonbons unter dem Zeichen „M&M's“ von Mars-Wrigley notorisch bekannt sind, so sei dies nicht der Fall der vorherigen Marke "TREETS“.
Im Übrigen ist das Gericht der Auffassung, dass Mars-Wrigley keine Beweise sittenwidrigen Verhaltens seitens Piasten erbracht habe, da sich aus der Akte ergebe, dass die Parteien lange über die Nutzung des Zeichens „TREETS“ verhandelt haben, wobei es bei diesen Verhandlungen insbesondere um die Nutzung der gelben Verpackungen ging. Somit war Mars-Wrigley umfassend über die Absicht der Firma Piasten informiert, das Zeichen "TREETS" zu verwenden. Aus diesem Grund erfolgte die Eintragung der Marke "TREETS" durch Piasten für das Pariser Gericht nicht rechtsmissbräuchlich.
Täuscht die Marke "TREETS" das Publikum über die Herkunft der Waren?
Mars-Wrigley machte ferner geltend, dass die Anmeldung der Marke "TREETS" täuschend sei, da sie den Verbraucher über die reale Herkunft der Waren in die Irre führen könnte.
Auch dieses Argument wurde vom Pariser Gericht in seiner Entscheidung vom 20.12.2023 zurückgewiesen: Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "TREETS" der deutschen Firma Piasten und den vorherigen „TREETS“-Marken von Mars-Wrigley sei ausgeschlossen, da seit der Löschung der vorherigen "TREETS"-Marken von Mars-Wrigley nur noch die Marke der Fa. Piasten auf dem französischen Markt existierten würde.
Die Anwaltskanzlei DOMANSKI ist seit mehr als 15 Jahren im französischen Markenrecht und gewerblichem Rechtsschutz in Frankreich spezialisiert. Sie unterstützt ihre Mandanten in allen Bereichen des Markenrechts, insbesondere Verletzungs- oder Löschungsklagen vor den französischen Gerichten und dem französischen Markenamt INPI. Für weitere Informationen zu unserer Tätigkeit im französischen Markenrecht können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
