Droit des marques : L’appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque semi-figurative
Dans un arrêt n° 22/02420 du 24 janvier 2024, la 1ère Chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris a décidé qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques semi-figuratives « TREK DES GAZELLES » et la marque verbale antérieure « RALLYE DES GAZELLES » et par conséquent pas de contrefaçon de la marque antérieure.
L’usage de signes similaires pour des activités similaires, mais pas identiques
Dans cette affaire, la société MAIENGA, organisatrice du premier rallye raid automobile 100% féminin au monde, qui a lieu depuis 1990 au Maroc sous le signe « RALLYE DES GAZELLES », a déposé cette marque verbale pour l’Union européenne dès 2006.
En 2016, elle a eu connaissance de l’organisation d’un « Trek des Gazelles » dans le désert marocain, plus précisément une randonnée pédestre caritative en vue de financer des vacances à des enfants atteints d’un cancer, organisée par la société NATURALLYE sous le signe « TREK DES GAZELLES ».
Le titulaire de la marque antérieure a alors pris contact avec l’organisatrice du Trek, et, après discussions, a décidé de tolérer l’existence de la randonnée pédestre caritative.
A compter de 2017, la société NATURALLYE a commencé à déposer plusieurs marques semi-figuratives « TREK DES GAZELLES ». Les parties n’ayant pas pu trouver d’accord, la société MAIENGA a assigné la société NATURALLYE en contrefaçon de sa marque verbale antérieure « RALLYE DES GAZELLES » en 2020.
Après avoir statué sur la recevabilité de cette demande, la Cour d’appel a rejeté l’action en contrefaçon, estimant qu’il n’y avait pas de risque de contrefaçon entre les deux signes. Voyons ces points l’un après l’autre.
Point de départ de la forclusion par tolérance en droit des marques français
En application de l’article L. 716-4-5 et L.716-2-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure, lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été tolérés.
La Cour d’appel rappelle dans la présente décision que le délai de forclusion de 5 ans commence à courir, non pas à compter de la date de dépôt de la marque ou de son enregistrement, mais à compter de la date à laquelle le demandeur à l’action en contrefaçon ou en nullité, titulaire de la marque antérieure, a eu connaissance de l’usage effectif de la marque seconde.
En l’espèce, la Cour d’appel estime qu’il résulte des pièces du dossier que la société MAIENGA a pris contact par écrit avec la société NATURALLYE dès qu’elle a eu connaissance de l’organisation par cette dernière des treks des gazelles en 2016, et que par conséquent le délai de forclusion n’était pas encore expiré au moment de l’introduction de l’action en contrefaçon en 2020.
La demande d’irrecevabilité de la demande en contrefaçon a donc été rejetée par la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 24 janvier 2024.
Prédominance des éléments figuratifs pour l’appréciation de la contrefaçon
L’action en contrefaçon de la marque verbale RALLYE DES GAZLLES par les marques semi-figuratives postérieures TREK DES GAZELLES, bien que recevable, a néanmoins été rejetée par la Cour d’appel de Paris. L’élément figuratif a été jugé comme prédominant dans les marques postérieures, de façon à écarter tout risque de confusion entre les deux signes.
Pour écarter le risque de confusion, la Cour d’appel de Paris a estimé que les mots « TREK DE GAZELLE » comportaient une graphie originale et que le buste de gazelle, accompagnant l’écriture, était très présent de par sa position dans l’ensemble graphique. Pour la Cour, les deux signes présentent donc une forte dissemblance visuelle.
En ce qui concerne les éléments verbaux, la Cour estime que le terme Gazelle serait faiblement distinctif pour un événement sportif féminin au Maroc, car les femmes seraient couramment dénommées « Gazelles » dans les pays du Maghreb. Les autres termes « Rallye » et « Trek » seraient également faiblement distinctifs, car ils ne font que décrire la nature des épreuves organisées.
Il en résulte que les éléments figuratifs du signe postérieur sont nettement dominants et créent des différences significatives entre les deux marques.
Cette décision montre que l’appréciation du risque de confusion s’opère au cas par cas, et un grand nombre de facteurs doivent être pris en considération.
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