Procédure d'opposition de marque : l'appréciation du risque de confusion entre deux signes complexes
La décision n° 17/20407 du 21 décembre 2018 de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e Chambre, est une illustration intéressante de l’appréciation du risque de confusion entre deux signes complexes. La décision est particulièrement précise sur la comparaison de l’aspect visuel des signes.
En l’espèce, une demande d’enregistrement de marque n° 4333182 portant sur le signe complexe « Histoires de bêtes » a été déposée le 29 janvier 2017 en classes 18, 25 et 42. Le signe complexe contient, au-dessus de l’élément verbal, le dessin en traits fins d’un lapin qui court.
Le 10 avril 2017, une opposition est formée à l’encontre de la demande de marque « Histoires de bêtes » sur le fondement de la marque antérieure française « Histoire d’ours », enregistrée pour des produits identiques. Ce signe complexe contient, en arrière-fond de l’élément verbal, le dessin stylisé d’un ours en peluche en trait gras.
Le terme d’attaque d’une marque est-il toujours perçu comme élément prédominant de celle-ci ?
Dans sa décision du 16 octobre 2017, le Directeur de l’INPI s’est prononcé favorablement sur cette opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque. Dans sa décision, il a focalisé son analyse sur le terme d’attaque commun des deux signes « Histoire d’ (de) », associé à un terme évoquant les animaux (« bêtes » / « ours »). Selon le Directeur de l’INPI, les différences entre les éléments figuratifs des signes en cause ne sont pas déterminantes. Ces éléments figuratifs seraient perçus comme étant de simples illustrations des éléments verbaux.
La Cour d’appel de Paris, saisi d’un recours à l’encontre de cette décision, annule celle-ci dans son arrêt du 21 décembre 2018. Dans sa décision, la Cour de Paris rappelle d’abord le principe selon lequel le risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement en prenant en considération la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques.
Sur le plan phonétique, la Cour de Paris, contrairement au Directeur de l’INPI, relativise l’importance du terme d’attaque « Histoire(s) d’ (de) » et estime que celui-ci doit être placé au même niveau que les termes finaux « ours » et « bêtes». Ce faisant, la Cour de Paris applique le même critère d’appréciation que la CJUE dans sa décision CURRY KING / TOFU KING (CJUE, 28 juin 2012, aff. C-599/11) selon lequel le consommateur ne porte pas forcément une plus grande attention au début d’un signe verbal composé qu’à sa fin.
Comparaison des concepts, et non pas des genres …
Sur le plan conceptuel, la Cour de Paris critique encore la décision du Directeur de l’INPI qui avait estimé que les deux signes « Histoires de bêtes » et « Histoire d’ours » renvoient tous les deux au monde animal. En effet, la Cour de Paris ne s’arrête pas au genre animal, mais différencie davantage : pour la Cour, le signe « Histoire d’ours » renvoie à l’univers de l’enfance alors que le terme « Histoires de bêtes » renvoie à un univers d’animaux sauvages.
Les éléments figuratifs sont-ils l’illustration des éléments verbaux des signes en cause ?
Enfin, sur le plan visuelle, la Cour de Paris relève que les éléments figuratifs des deux signes complexes ne constituent pas de simples illustrations des éléments verbaux, mais demeurent visuellement perceptibles et doivent à ce titre être pris en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Ce faisant, la Cour rompt avec une pratique de l’INPI qui consiste à qualifier les éléments figuratifs de simples illustrations des éléments verbaux d’une marque complexe qui sont écartés de l’appréciation du risque de confusion.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a estimé que les éléments figuratifs ne seraient pas perçus comme simple illustration des éléments verbaux des deux signes, « dès lors que de par leur positionnement et leur taille ils ne sont pas insignifiants et que le consommateur moyennement attentif les gardera en mémoire, au même titre que les éléments verbaux ».
La décision de la Cour d’appel de Paris peut être interprété dans ce sens qu’à contrario, un élément qui par son positionnement ou par sa taille, serait insignifiant et qui ne serait pas conservé en mémoire par le consommateur serait alors une illustration et par conséquence écarté de l’appréciation du risque de confusion.
